第16卷 第1期2019年 1月
中国发明与专利
China Invention & Patent
V ol.16 No.1
专利申请实质相同的审查
李明李明亮
（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160）
摘 要：根据禁止重复授权原则，同日提交的彼此近似的外观设计申请只能获得一项专利权，在审查实践中，就会存在同一申请人的多项近似设计无法获得全面、有效保护的问题。本文针对上述问题结合多例实际判例，从专利法规、司法判决、申请人保护初衷、审查制度等多个角度进行了分析与探讨，并给出了合理化的审查建议和对中国外观制度改进的建议。
关键词：同日禁止重复授权实质相同审查
中图分类号：G306 文献标识码：A
1目前存在的问题
企业为了适应不同消费者的需求，提高市场竞争力，常常针对同一产品，在同一设计构思的背景下基于一个基本设计做出相似的系列设计，目前，申请人要想通过专利保护相似的系列设计，只能按照相似设计合案申请的规则作为一件外观设计申请提出专利申请，并且相似设计项数必须控制在10项以内，而对于将该系列的相似设计分别作为独立的一件外观设计申请同时向专利局提出专利申请的情形，在外观设计专利初步审查阶段，为了禁止重复授权，审查员应以不符合专利法第九条第一款的规定为由分别发出审查意见通知书，通知申请人选择或修改，若申请人意见陈述或修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，所涉及的外观设计申请均予以驳回。同样是设计人的创作成果，为什么换一种提交方式，分别提出专利申请就无法得到保护呢？
即使初步审查阶段获得了授权，在无效宣告程序阶段，专利复审委员会仍可以以不符合专利法第九条第一款的规定为由将涉及的外观设计专利无效掉。例如图1所示的2015年专利复审委审理的一件“婴儿车”的外观设计无效案件，涉案专利与对比设计是同一申请人在同一日向专利局提交的两件专利申请，涉案专利与对比设计的区别主要在于座椅结构和置物篮固定位置的不同，专利复审委员会认为，上述
区别属于一般消费者施以一般注意力不易察觉到的局部细微差异，二者属于实质相同，属于同样的外观设计，涉案专利不符合专利法第九条第一款的规定，专利复审
委员会宣告涉案专利全部无效。
主视图左视图主视图左视图
(a)涉案专利 (b)对比设计
图1“婴儿车”无效案
对于上述涉案专利的申请人来说，为了其系列设计均得到外观设计专利的保护，更有效地防止他人仿冒其外观设计，在同一日分别将两个相似的外观设计
作者简介：李明(1982—)，女，青海人，硕士，助理研究员，专利审查员，主要从事外观设计领域专利审查；李明亮(1983—)，男，黑龙江人，硕士，副研究员，专利审查员，主要从事外观设计领域专利审查。
2019年第1期
提交专利申请，这种做法未侵害国家利益、社会公众利益及他人的合法权益，然而实践中不但未如申请人意愿达到扩大保护范围的目的，反而在无效程序中存在被请求人作为重复授权的证据而导致专利无效的风险。
2 国内外相关法律介绍
关于相似的系列申请的保护模式，各国的外观设计法规中均有一些相关的司法规定，日本和韩国的外观设计专利制度中均有明确规定有“关联申请”制度，但其对于关联申请提出时间的要求与本文所述的系列申请并不一致。
日本外观设计法规定，与主外观设计相似的其他外观设计的申请可以作为该主外观设计申请的关联申请。关联外观设计申请必须满足以下要求：①同一申请人；②关联设计申请日在本外观设计申请日之后到公告日之前；③与基本外观设计相似。值得一提的是，在日本关联申请制度设立初期，规定关联设计与基本设计的申请时间为同一日。
韩国关联申请制度与日本类似，与主外观设计相似的其他外观设计的申请可以作为该主外观设计申请的关联申请。关联外观设计的申请日应当在基本外观设计的申请日之后，并在基本外观设计的授权公告之前。
再对比我国的相关制度，根据我国专利法第三十一条第二款的规定，同一产品两项以上的相似外观设计，可以作为一件申请提出。我国专利法实施细则第三十五条第一款规定，一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。
由此可见，我国虽然允许与基本设计相似的外观设计申请专利，但是必须作为一件申请提出，并且项数不得超过10项。但是在实践中，企业为了满足不同消费者的需求、适应不同型号产品，基于一项基本设计而做出的相似设计往往不止10项，申请人由此而不得不将相似的设计作为独立的申请分别提出的情况也不在少数。
然而，我国专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。根据《审查指南》的规定，同样的发明创造，对外观设计而言，是指要求保护的外观设计相同或实质相同。也就是说，申请人如果在同一日就一系列相似设计分别作为独立的一项外观设计向专利局提出专利申请，最终只有一件申请将被授予外观设计专利权，这样，申请人的权益没有得到更全面的保护，也不符合专利法及其实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意。相比日本、韩国在满足一定的条件下允许相似设计作为关联申请存在，也没有设计项数的限制，更有利于申请人最大范围地拓展特定设计风格下的保护范围，并最大限度地防止他人对其设计风格的模仿和抄袭。
此外，针对专利法第九条第一款，即禁止重复授权原则，对于同一申请人的情况，尹新天所著的《专利法详解》中针对该条款立法初衷的解释是，专利权是独占权，针对同样的发明创造向同一单位或者个人重复授予多项专利权，一来会导致国家知识产权局重复进行审批工作，是对国家公共资源的一种浪费；二来有可能导致专利权人对一项发明创造获得的专利保护超过法定的保护期限。而本文探讨的是同一申请人同一日向专利局提出专利申请的情形，所以不可能存在超过法定保护期限的问题，上述
第二点顾虑不存在。至于另一方面的问题，笔者认为，同一日提交实质相同的外观设计申请是企业出于自身需求，在保持特定的外观设计风格特点的前提下，又增加或变换了新的设计内容，虽然相似但并非完全相同，从鼓励创新的角度考虑，不能简单认为会导致重复审批或资源浪费。
3 具体分析
目前，在我国的初步审查和无效宣告阶段依据专利法第九条第一款的规定驳回或无效的案例中，有不少涉及同一日提交的实质相同的外观设计申请的案例存在一定的不合理性，值得我们深入探讨和分析。
图2所示为“染机”的外观设计无效案例，申请人同一日向专利局提交了五项关于“染机”的外观设计专利申请，该五项“染机”之间的区别在于染机前表面由方窗和圆窗组成的单元数量不同，专利复审委员会和北京市第一中级人民法院均以构成重复授权为由认定五项外观设计专利权无效，北京市高
李 明，等：浅析同日提交的外观设计专利申请实质相同的审查
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级人民法院却给出了相反的结论。北京市高级人民法
院认为，对于申请人的发明创造，只要符合相关法律
规定且没有侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合
法权益，应当予以保护。《审查指南2006》规定“同
样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”，但
是，当同一主体就相同产品同日申请了两项以上相近
似的外观设计时，《审查指南2006》的上述规定明显
与专利法及其实施细则的立法本意不符，这种情况下，
“同样的外观设计”仅应解释为外观设计相同，而不
应包括相近似的情况。虽然推翻了二审
判决，改判申请人同日申请的多项相似外观设计专利
权构成重复授权，但是在同一法律框架下，对于同一
案件，北京市高级人民法院从申请人的权益和立法本
意的角度出发给出了不同的结论，也值得我们深思。
由图2可以看出五项设计并非单元体的简单增减或重
复排列，其产品顶部及底部的结构、形状发生了明显
的改变，简单认定为实质相同是否过于严格？特别是
对于同一申请人提出的申请，是否应该适当放宽尺度
才更符合立法本意？
国家知识产权局专利审查协作中心
染机（J）染机（K）染机（L）
染机（M）染机（N）
图2 “染机”案
图3所示为“香薰加湿器”的外观设计无效案例，
本专利与对比设计是同一申请人在同一日向专利局提
交的两件专利申请，专利复审委员会认为，涉案专利
与对比设计的区别属于施以一般注意力不易察觉到的
局部的细微差异，涉案专利与对比设计构成实质相同
的外观设计，涉案专利不符合专利法第九条第一款的
规定，宣告涉案专利全部无效。由视图可以看出，涉
案专利出雾口的顶端相比对比设计直径更小，高度更
低；涉案专利的主体上部较对比设计多一条环形颈线，
对于加湿器而言，出雾口的形状直接影响出雾的效果，
消费者可以根据需求选择两种不同出雾效果的加湿器。
专利复审委员会仅根据“细微差异”就将涉案专利全
部无效，对申请人是否有失公平？况且，对“细微差
异”的理解和判断标准及尺度的把握存在一定的主观
性，不同的判断标准导致的结果也是明显不同，针对
同一申请人提出的申请，对“细微差异”的认定应该
更加谨慎。
主视图立体图主视图立体图
(a)涉案专利 (b)对比设计
图3 “香薰加湿器”无效案
与“香薰加湿器”案例类似，图4所示为“包装
盒”的外观设计无效案例，涉案专利与对比设计是同
一申请人在同一日向专利局提交的三件专利申请，专
利复审委员会认为，涉案专利与对比设计的区别属于
施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异，涉案
专利不符合专利法第九条第一款的规定，宣告涉案专
利全部无效。三件“包装盒”的形状相同，其他五面
正投影视图的图案基本相同，仅是局部彩和表示口
味的文字不同，主要区别在于主视图，由图4可以看出，
涉案专利与对比设计1主视图图案基本相同，区别在
于飘带和标识味道的图标的颜不同以及标识味道的
文字不同，属于施以一般注意力不易察觉到的局部的
细微差异，专利复审委员会认为涉案专利和对比设计
1属于实质相同比较合理，但是对比设计2与涉案专
利除了飘带的颜不同外，右侧餐盘中具体食材和右
下角的文字比例也不同，且区别点在明显部位，所占
比例也并非微小，专利复审委认员会仍认为该区别属
于施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异是否
过于牵强。特别是在包装盒所属领域，包装盒表面的
图案直接反应内装物的特性，申请人通过包装盒表面
的不同图案让消费者直观地区分内装物和吸引消费者李 明，等：浅析同日提交的外观设计专利申请实质相同的审查
2019年第1期李 明，等：浅析同日提交的外观设计专利申请实质相同的审查
关注，本案中忽略右侧餐盘中食材图案的重要性，认定为施以一般注意力不易察觉到的细微差异而被无效，对申请人有失公平。
(a)涉案专利主视图 (b)对比设计1主视图 (c)对比设计2主视图
图4 “包装盒”无效案
从上述案例中可以看出，在涉及“实质相同”的认定过程中存在很多争议，笔者认为，对于同一申请人提出的同一批申请，从立法本意出发，更应该站在有利于申请人的角度审查，例如对“施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异”的认定，应当结合所述领域产品的特性，严格把控“细微差异”的范围，对“设计单元重复排列”的认定，不应局限在局部的设计要素上，应当结合考虑产品整体的形状、结构是否发生了明显改变。
4 建议
就审查制度而言，由于受到我国现行外观设计专利审查制度及审查方式的制约，不可避免地存在相当数量的实质相同的外观设计申请被授予专利权的现象，对于已被授予专利权的外观设计申请，申请人要缴纳各种费用，而这些授权的申请在后续程序中可能会成为无效彼此的证据，这样，申请人的权利不仅没有得到最大化保护，反而浪费了维权费用，对于申请人自身利益和鼓励发明创新均是不利的。因此，笔者建议，在目前的法律框架下，对于专利法第九条第一款的审查中“实质相同”的认定，就申请人同一日提出的同一批申请的情形，应当结合产品所属领域的特性，严格把控“实质相同”的范围，其判断标准应当区别于非同一申请人或非同一日提出的外观设计申请。例如图1所示“婴儿车”的无效案例中，涉案专利椅背与椅座所成角度约为120°，座椅较浅；对比设计椅背与椅座所成角度约为150°，座椅较深；涉案专利置物篮四个角分别固定于前轮杆中部和后轮杆中部，对比设计置物篮四个角分别固定于前轮杆中部和后轮杆下部，且由于固定位置不同导致形状不同，上述区别均是所属领域的一般消费者所关注的地方，况且，涉案专利与对比设计为同一申请人，审查及对比时更应关注相同设计要素基础上的区别点，不应认为是施以一般注意力不易察觉到的局部的细微差异而无效掉其中一件申请。
目前，申请人只能通过相似设计合案申请规则来保护有限彼此相似的外观设计，一旦提交方式错误，或需要保护的相似设计超过10项，不但不能得到有效的专利保护，反而可能会成为维权路上的绊脚石，对此，笔者建议，在未来的专利法修改中，对于同一申请人同一日提交的实质相同的外观设计可以采取以相似设计合案申请和分别单独提交申请两种方式，申请人可以根据自己的情况灵活选择，并
允许申请人在这两种申请方式之间相互转换，同时放开相似设计申请项数的限制。更进一步的，也可以仿效日本、韩国，允许申请人将一系列相似设计分别作为彼此关联的专利申请提出。
参考文献：
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产权出版社，2010.
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重复授权的矛盾[J]. 中国专利代理，2007.4.
责任编辑姚琳
2019年第1期李 明，等：浅析同日提交的外观设计专利申请实质相同的审查
Analysis on the Examination of the Substantially Identical Industrial Design Application Filed on the Same Date
LI Ming, LI Mingliang
(Patent Examination Cooperation (Beijing) Center of the Patent Offi ce, CNIPA, Beijing 100160) Abstract: According to the rule of prohibition of double patenting, the similar industrial design applications submitted on the same date can only obtain one patent right. In the examination practice, there will be the problem that many approximate designs of the same applicant cannot be fully and effectively protected. This paper analyzes and discusses the above problems in combination with many practical cases, and rom different angles, such as patent regulations, judicial decisions, the original intention of applicant protection, the patent examination system, and so on. At the same time, the paper gives the rational examination suggestion and the suggestion to the improvement of the patent system of China's industrial design.
Key words: the same date; prohibition of double patenting; substantially identical; examination
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