出发,结合实际案例,分析和梳理了创造性审查中常见的争辩反向教导的情形,并对是否存在反向教导进行辨析,以期为客观、准确认定技术启示,得出正确的创造性审查结论,提供一些参考和启发。
关键词:专利创造性技术启示反向教导
中图分类号:G306 文献标识码:A
0引言
在创造性审查过程中,申请人经常会在意见陈述中争辩,因现有技术给出了反向教导(或相反的教导、
相反的启示等,下文统称“反向教导”),导致现有技术之间没有结合启示,不能用于否定其专利申请的创造性。
然而,什么是“反向教导”?《专利审查指南2010(2019年修订)》[1](以下简称《指南》)第二部分第四章第3.2.1.1节规定:“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否是显而易见时,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,确定现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。”可见,上述《指南》内容从正面给出了存在技术启示,即正向教导的含义,但未对“反向教导”进行明确定义和举例[2]。
在目前研究中,虽然存在讨论“反向教导”的相关文献[3-6],但探讨角度各异,结论也各不相同。在部分复审决定案例中也存在对于请求人争辩“反向教导”的意见答复1,但同样仅能作为个案参考,无法形成系统性的认识。可见,对于在创造性审查实践中,如何判断现有技术公开的技术内容是否构成反向教导并无明确的执行标准和系统全面的参考判例。面对实际审查工作中纷繁复杂的技术方案,不同审查员基于对“反向教导”不同的认识,容易对对比文件的有效性得出不同的结论,从而影响案件的审查走向,造成审查标准的不一致。因此,对“反向教导”的含义和常见情形的判断进行探讨和辨析,对审查实践有着重要意义。
国家知识产权局专利审查协作中心
1相关含义
“反向教导”一词源自于美国专利法规中对于创造性审查用语的相关翻译。根据美国用于判断创造性的“教导-启示-动机(TSM)”原则,如果现有技术中存在着某种教导、启示或动机,使本领域技术人员能够结合或修改现有技术并得到要求保护的发明,则该发明就是显而易见的。由于现有技术应当作为整体来考虑,因此,需要同时考虑那些使本领域技术偏离本发明的部分,此部分称之为“反向教导”(teaching away),其含义是现有技术公开的内容阻止或阻碍本领域技术人员去完成发明人实际上成功做到的事情[7]。
作者简介:张敏(1990—),男,四川南充人,本科,助理研究员,主要从事光电领域的发明专利实质审查;陈雪妮(1989—),女,四川资阳人,本科,助理研究员,主要从事光电领域的发明专利实质审查。
1 第30146号复审决定,国家知识产权局专利局复审和无效审理部。
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