司法实践
zhigong falv tiandi
-100-2018 年第 01 期职工法律天地
一、前言
《专利法》第26条第3款规定“说明书应当对发明或者实
够实现为准”，A26.3的立法宗旨是为了平衡申请人与公众的利
益，做到鼓励发明创造的同时，促进技术信息的公开，即“以
公开换保护”。
一份高质量的专利文件，在获得最大的保护范围的同时，
又能使技术秘密不过于披露，但是实际专利撰写时，对于这个
平衡的把握能力不足，常会导致申请文件出现不符合《专利法》
第二十六条第三款规定的公开充分的问题，分析原因主要分为
以下几点：①由于公开不充分的判断主体是本领域技术人员，
对于本领域技术人员的技术水平高度，存在较强的主观因素，
申请人因为对发明技术方案的深入了解，常常会不经意间高于
“本领域技术人员”，将一些本应写入说明书的“非普通技术”
误认为“本领域的普通技术知识”；②申请人担心技术被仿制，
将技术秘密最大限度保留，导致申请文件中的技术方案无法实
现；③审查员与申请人对本领域技术人员的水平把握不同，造
成对“公开不充分”存在争议。申请文件一旦出现原因①、②
造成的公开不充分问题，通常很难克服，因为通过修改克服该
缺陷，通常会引入原申请文件中没有记载的内容，造成修改超
范围。对于原因③造成的公开不充分问题，则对申请人答复审
查意见通知书的经验有一定要求。本文主要围绕第③点论述申
请人在面对“公开不充分”的审查意见时，可以采取的应答策略。
二、典型案例
（一）补充现有技术证据，统一本领域技术人员站位
1．案情
申请号200810178864.7，发明名称：不含异源成分的gM-
阴性EHV突变体。
本申请请求保护一种包含蛋白gM缺失的马疱疹病毒(EHV)
的疫苗，但说明书中未提供实验数据证明所述包含蛋白gM缺失
且不含异源元成分的EHV疫苗的安全性和免疫效果。
驳回决定认为：本申请说明书中没有提供任何实验数据证
明将所述的gM缺失的EHV-1和EHV-4作为疫苗的安全性及
其免疫效果，也没有记载其有效量。本领域技术人员根据说明国家知识产权局专利审查协作中心
书公开的内容，无法确认根据本申请的方法制备的EHV-1和
EHV-4分离株用于免疫动物时是否会引起感染或其它严重副作
用，也无法判断将其作为疫苗接种后是否能取得预期的预防致
病性EHV感染的效果。
请求人在复审程序中提交了附件1(WO01/60403A1)，其在说
明书背景技术中记载gM缺失的EHV具有免疫保护作用，本申
请中的gM缺失的EHV与附件1中gM缺失的EHV相比，区别
仅在于异源成分（lacZ或GFP）的缺失，病毒本身组分并没有
差别，因此所属技术领域的技术人员能够预期本申请中的gM缺
失的EHV与附件1中gM缺失的EHV具有相似的特性，即也具
有保护力，说明书符合专利法第二十六条第三款的规定。复审
撤销驳回决定。
2.分析小结
对于因缺乏实验数据而无法预测技术方案是否能够实现，
导致申请文件存在公开不充分问题的审查意见，首先，需要分
析该技术方案是否必须依赖实验结果加以证实才能成立，如果
必须依赖实验结果才能成立，需要查看审查员的审查意见通知
书中是否清楚的说明了原因，承担了初步的举证责任；其次，
还需要判断技术方案的公开不充分问题可否通过提供现有技术
证据说理分析或补充实验证据克服。
（二）解析发明目的，阐述本领域技术人员能够实现
1.案情
本申请请求保护一种口服液，其特征在于每升中含有枸杞
子提取液25-30g、柠檬酸2g、甜菜碱0.3g、大蒜素1.2g。审查
员指出说明书中只提到枸杞子提取液，没有介绍提取方法，因此，
说明书没有对发明作出清楚完整的说明，本领域技术人员不能
实现本发明，不符合A26.3的规定。
2.分析小结
对于该案，本申请说明书中记载所要解决的技术问题是提
供一种具有提高免疫力的保健饮品，而查阅《中药大辞典》可
知枸杞提取液是将枸杞通过水提或醇提等方法得到提取物，其
常规功效就是滋肝补肾，提高免疫力等，本申请只是利用其常
规功能，虽然本申请说明书没有记载如何获得枸杞子提取液，
但是显然本领域技术人员通过常规提取方法得到的枸杞子提取
液就能解决本申请提到的技术问题，达到相应的效果。
对于这类案件，首先需要出审查员指出的造成公开不充
分的特征是什么，然后分析该特征在技术方案中起何作用，如
果该技术特征只是利用其常规功能或是通过检索现有技术就能
了解该技术特征如何获得，不影响技术方案的实现、技术问题
的解决和技术效果的获得，则不存在公开不充分的问题。
三、小结
对于公开不充分问题，所有的判断标准都要基于本领域技
术人员，所以，一方面，申请人在撰写申请文件要注意不能盲
目贪求大的保护范围而夸张技术效果，也不要过于隐藏核心技
术，而导致本领域技术人员无法实现本发明，即凡是本领域技
术人员无法从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应
当写入说明书中；另一方面，对于申请人与审查员存在“公开
不充分”争议的地方，申请人要明确问题争议的焦点，从发明
的技术方案出发，围绕所争议的技术手段分析其所起的作用，
并充分了解现有技术，最好能够提供期刊、书籍等现有技术证据，
解释本领域技术人员能够实现该发明，而审查员在作出公开不
充分的审查意见前应该充分检索，避免过度质疑，造成申请人
不必要的损失。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局，《专利审查指南》.知识产
权出版社,2010年.
[2]黄军生等.国内专利申请文件撰写中公开不充分问题及答复
技巧.《审查实践与研究》,2014年第1期.
[3]季红军.从避免公开不充分角度谈专利申请文件撰写技巧.《中
国发明与专利》,2015年第4期.
浅谈说明书公开不充分的审查意见答复
吴 蔚 范思婕
（430074 国家知识产权局专利审查协作湖北中心 湖北 武汉）
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