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浅谈中美专利实用性审查的差异
■袁媛
国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心    江苏苏州    215010
摘  要：根据专利法第22条第1款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。《专利审查指南》规定“发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑”。可以看出，实用性是一项专利申请是否得以授权的重要条件。
国家知识产权局专利审查协作中心关键词：中美专利；实用性
1.中美专利实用性的规定和解析
美国专利法第101条中规定：“任何人，就其发明或发现任何新的且有用的方法、机器、产品或物质的组分或者其他任何新的且有用的改进，可以获得一项专利，只要该发明或发现也满足本法的其他规定” 。从相关实用性案例来看，美国专利关于实用性的要求体现为三部分内容：第一、操作实用性。操作实用性包括两种类型，一种是所谓异想天开的发明（fantastic invention），即违背自然规律的发明，例如永动
机等；另一种是专利申请人因过失产生的错误而导致技术方案缺乏可操作性，例如由于权利要求语言的错误导致毫无意义的结果。第二、有益实用性。该类实用性在于判断发明是否具有对社会有害的目的。在1817年的Lowell v. Lewis.案中，Story法官深入诠释了“有益实用性”标准的基本内涵：“法律所要求的是发明不应毫无意义或伤害社会福祉、良好政策或健全道德。”第三、特定实用性和实质实用性。这两种类型的实用性问题，通常在生物和化学领域表现的比较突出。
我国专利法第22条第4款规定：实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。给出不具备实用性的几种主要情形：（1）无再现性；（2）违背自然规律；（3）利用独一无二的自然条件的产品；（4）人体或者动物体的非目的的外科手术方法；（5）测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法；（6）无积极效果。
根据我国专利法的立法基准，一项发明创造具有实用性的标志，就是指该项发明创造能够在产业上获得应用。其判断标准有两条：一是，针对该发明创造的主体，即实施者进行判断，即对实施者而言，该发明创造是能够在产业上获得应用的。二是，针对该发明创造的客体，即接受实施的对象进行的判断。即接受实施的对象而言，该发明创造是能够在产业上获得应用的。
2.中美专利实用性的比较
在产业上制造或使用是中美公认的实用性核心内涵。中美在对专利实用性的规定上，存在一些差异。
首先，美国专利保护制度并没有将任何类型的发明创造排除于可授予专利权的范围之外，只要其能够在产业上获得应用即可；其通过判例法形成了对实用性的具体判断标准。为保证垄断权与竞争之间的平衡，美国的实用性判断标准不断变迁。而中国自专利法施行之初，就对实用性做了具体的规定，并在《专利审查指南》中做了细化的规定，还明确给出了不符合实用性的几种主要情形。相比较而言，中国专利法对一项发明是否具备实用性的判断上灵活性更低一些。
其次，根据对美国判例法的分析，其专利关于实用性的要求体现为三部分内容，即操作实用性、有益实用性、特定实用性和实质实用性。可以看出，我国专利法关于实用性的要求于美国实用性实践中的操作实用性和有益实用性更为接近，即强调技术方案的再现性和有益社会效果，较少关注实质的特定实用性和实质实用性问题。这也是为什么在我国将新颖性、创造性和实用性三性条款列为发明专利权的重要条件，但在实践过程中却存在实用性法条被束之高阁的问题。从两国对专利实用性的规定上看，也可以判断得出美国专利法对实用性的判断更加灵活，更加方便实现专利权人与社会公众之间的利益平衡，体现了其运用专利法基本制度作为实现价值权衡工具。
再次，美国《实用性审查指南》规定实用性是具体的、实在的和可信的。另外，实用性应当是被公认的，正如《专利审查指南》将“脱离社会需要”纳入积极效果的实用性判断标准。被公认的实用性：一是，指本领域技术人员可根据发明或实用新型的技术方案判断该发明或实用新型为何具备实用性，其积极效果不一定匹配为其记载的有益效果；二是，指发明或实用新型的技术方案在产业界不会被直接
抛弃，从而避免完全不被社会认可的专利申请被授予专利权。根据以上记载，可以看出，我国的《专利审查指南》中明确规定的无积极效果的发明不能被授予专利权，这与美国《专利审查指南》中限定的第二种情况是一致的。我国的专利法审查指南中对无积极效果做了如下的规定：“具备实用性的发明或者实用新型专利申请的技术方案应当能够产生预期的积极效果。明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性。” 目前，我国专利审查实践中的主流观点是只要发明或者实用新型能够产生积极效果，并非要求其技术方案毫无缺陷。因此，认定为无积极效果的发明或者实用新型只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响的发明或实用新型。
3.关于实用性的一些思考
随着专利制度不断发展和科学技术日新月异，各种专利申请层出不穷、数量大增的情况下，对实用性标准提出新的要求。将 “能够产生积极效果”作为判断专利申请是否具备实用性的重要因素之一，主要在于：（1）专利制度的经济激励作用。即专利制度通过保护发明创造来鼓励发明创造，提高整个社会整体的创新能力，促进科技进步和科学技术发展。如果一些已被产业界抛弃、不被社会认可的专利申请获得授权，则不能实现专利制度的经济激励作用。（2）维护专利权人和社会公众利益的平衡。即专利法立法初衷在于公开换取保护，这一基础在于该发明的技术方案能够给公众带来相匹配的具体贡献。有一些专利申请虽然不会带来不良影响，但是由于其技术方案已被产业界抛弃、不被社会认可，这类专利申请如若获得授权，不能给公众带来任何贡献，此类专利申请也不应被授予专利权。（3）社
会成本效应。
目前我国专利法对实用性的规定形成了一系列判断标准和方式，是不灵活的，仅通过排除法限定了一些专利申请不能够获得授权。《专利审查指南》中对关于不具备实用性的几种主要情形中，最后一种是“无积极效果”，即“明显无益、脱离社会需要的发明或者使用新型专利申请的技术方案不具备实用性”。是否能够灵活应用这一条，将一些已被产业界抛弃、不被社会认可的专利申请排除在授权专利之外？另外，实用性通常与专利法第26条第3款规定的“说明书应当对发明或者使用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准” 相互关联考虑。
268 ·2020年12期